律师访谈：印尼商标恶意抢注问题的实务分享

随着越来越多的外国企业进入印尼市场，外国品牌也越来越多地在雅加达的街头出现，作为品牌方而言，商标保护也是维护品牌形象的重要方面。但在印尼实践中，我们发现外国品牌在印尼的商标保护面临诸多问题，比如存在商标被恶意抢注，或者未及时进行商标检索导致印尼的商标被诉侵权或者警察局上门的情况。其中大部分原因都是因为希望尽快在印尼市场投资落地经营，导致忽略前期的调查，从而造成很多外国公司在印尼运营以后面临很多商标保护的挑战。

本期律师访谈我们继续请到了本行的Joseph律师，来介绍下印尼商标领域实务中的一些问题。

Joseph 律师

• Joseph是JASL&RH负责争议解决的律师，执业领域包括跨境融资和大宗商品贸易等。

• Joseph律师在中国、新加坡、印尼从事法律工作超过10年，具有丰富的实务经验。曾为新加坡、香港、中国内地等多家知名银行及大型融资租赁公司提供法律服务，包括设计业务模式、合规管理、出具法律意见等，熟悉贸易融资、跨境直贷、设备融资租赁、船舶融资租赁等多项业务的模式和法律风险点。

• Joseph律师对于印尼、新加坡、中国法律制度、实践和文化差异有着深刻的了解，熟悉印尼的诉讼、仲裁及执行程序，能够综合运用上述因素，为企业争取最大利益。

1. Joseph律师您好，感谢您再次抽出时间来交流。您能否给大家介绍一下印尼的商标法律制度？

2017年10月2日，印尼政府向世界知识产权组织交存了加入《商标国际注册马德里协定有关议定书》（Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks）的申请书，成为马德里议定书的第100个成员国，因此从国际法层面来讲，马德里议定书是印尼商标法律制度的一部分。除此之外，就印尼国内法层面来讲，主要是由2016年第20号法律（标识及地理标志）（以下简称“商标法”）、司法人权部2016年第67号法规（商标注册）及司法人权部2021年第12号法规（关于对司法人权部2016年第67号商标注册法规的修改）三部法律、法规组成。在印尼的法律体系下，商标一经注册，有效期为十年。期满后，如满足法律规定的条件时，可以续期。

2. 您刚才讲到，印尼商标法其实应该称为标识及地理标志法，我理解它其实是两个概念，您能否给我们的读者简单介绍一下这两个概念？

根据商标法的规定，标识指的是一种由图像、LOGO、名称、单词、字母、数字、颜色组合、二维和/或三维标志、声音、全息图或由上述两个及两个以上元素组成的符号，用以区分个人或法人实体在商品和/或服务贸易活动中生产的商品和/或服务。用于区分商品的是商标，用于区分服务的则为服务标识。

地理标志则是一种区分货物和/或产品原产地的标志，它是基于地理环境因素，包括自然因素、人为因素，而使货物和/或产品具有特定的声誉、质量和特征。

3. 虽然印尼法律将商标和服务标识作了区分，根据此前我们和很多中国律师的沟通，我感觉和他们描述的中国商标法的规定差别不大，您能否介绍一下哪些标识是可以在印尼注册为商标的吗？

是的，因为商标在一定程度上具有全球性，而且在商标领域还有马德里体系，所以我认为各国商标法的规定应该是大同小异的。

根据司法人权部的法规，存在以下情形的标识，不可以被注册为商标：

1. 与国家意识形态、法律法规、道德、宗教、礼仪或公共秩序相冲突；

2. 与作为注册对象的商品和/或服务类似，与之相关，或仅描述其内容；

3. 会使公众对相关商品和/或服务的来源、质量、种类、尺寸、类型、使用目的产生误导或包含受保护类型的类似商品和/或服务的名称；

4. 对相关商品和/或服务的质量、功效存在虚假描述的；

5. 缺乏显著特征的；

6. 是一个通用名称或者图形；

7. 包含函数形式。

所以，除了以上几种情况外，原则上都是可以被注册为商标的。但是，如果存在以下情形的，则注册申请会被拒绝：

1. 已被他人先行注册了；

2. 他人在相似商品和/或服务上存在驰名商标；

3. 在一定条件下，他人在不同的商品和/或服务上存在驰名商标；

4. 注册的是地理标；

5. 与知名人士、摄影作品或法律实体的名称相似或使用其缩写，且未获得其允许的；

6. 模仿或者使用与他国或国际组织相似的名字、旗帜、图案、标志等，且未获得其允许的；

7. 与印尼政府或部门使用的标识、印章相似的，且未获得其允许的。

4. 您刚才提到，如果拟注册的商标与他人已注册的驰名商标相似的话，注册申请会被拒绝。您能否介绍一下在印尼的司法实践中，判定驰名商标的标准是什么吗？

对于这个问题，印尼的司法实践有比较清晰的标准的，主要从以下几方面来考虑：

1. 公众对于这个商标在某一领域内的知晓度或认可度；

2. 该商标的产品及/或服务的销量及盈利情况；

3. 市场占有率；

4. 商标使用范围；

5. 商标使用时间；

6. 对于商标推广的强度；

7. 该商标在印尼以外国家/地区的注册情况；

8. 该商标在相关机构的认可程度，比如是否被评为驰名商标等；

9. 相关商品和/或服务是否有基于声誉、质量等构成的固有价值。

5. 据您观察，您服务过的外国公司在印尼注册商标时，常见的困境有哪些？

一般有两种情况，一种是存在相似的商标，另一种是存在一模一样的商标。这里面又分两种情况，一种是人家真的在使用这个商标的，还有一种是注册以后一直没有使用的。

6. 我看您服务了不少中国的品牌在印尼的商标维权事情。您能否介绍一下中国企业碰到上面讲的情况时，有没有什么维权的途径？

如果中国企业在印尼申请注册商标时遇到了上面讲的情况，可以考虑三种途径，分别是提出在先商标终止注册的诉讼、提出撤销在先商标的诉讼以及提出在先商标不合法使用的诉讼。这三种诉讼均需向商业法庭提出，如对商业法庭的判决不服，则可向最高法院提出上诉。

对于在先商标终止注册之诉，从中国企业的角度来讲，只要在先商标自注册之日起连续三年没有使用，且这种未使用的情况不是因为被政府禁止销售、禁止进口或其他类似禁令导致的，就可以向商业法庭提出终止注册的诉讼。一般来讲，如果是恶意抢注的，通常来讲他们也不会去实际使用这个商标，那么是可以考虑这条途径的。

除了上面这个途径外，如果在先商标是恶意抢注的，中国企业还可以恶意注册为由向商业法庭提起撤销在先商标的诉讼，但是撤销之诉需在在先商标注册之日起五年内提出，且必须先向商标注册局申请商标注册。相对来说，这个会比终止注册之诉难一些，所以如果能够构成三年未使用这个条件的，还是走第一条途径会好一些。

如果以上两种途径都走不通，那么在法院层面，只剩下最后一个救济方式，就是提出在先商标不合法使用的诉讼，但这条路非常的难走，一般来讲，成功率不高。

我们之前遇到过一个案件，当事人是一个中国的美妆企业，他们打算在印尼注册商标时，发现已经有类似的了，而且这个在先商标注册已经超过五年，并一直在使用。如果遇到这种情况时，那就比较麻。当事人通过代理申请注册被拒后，我们代表当事人向上诉委员会提出复议，通过充分地论述拟注册商标与在先商标仅是类似，并非一模一样，且在先商标并未构成驰名商标，最终上诉委员会撤销了之前的拒绝注册决定。

在此，我们也想提醒一下中国企业，如果企业未来有在印尼发展计划的，可以先行考虑在印尼注册商标，以免发生在企业落地印尼时，才发现商标被注册的问题。由于无论是复议，还是诉讼，都需要至少半年的时间，所以当落地才发现这个问题时，可能会对企业进入印尼市场的进程有影响。